Et patentert produkt er et produkt som er dekket av patentkravene til et godkjent patent. Hvis en part, uten nærmere avtale med eier av patentet, lager, selger eller markedsfører produktet som er beskyttet av patentet, gjør denne parten seg skyldig i patentinngrep. Tilsvarende, dersom man har et registrert design, og en tredjepart uten avtale kopierer og selger produkter som er beskyttet av designregistreringen gjør denne parten inngrep i designrettigheten. Ved inngrep i patent- eller designrettigheter (eller andre registrerte IP rettigheter) kan rettighetshaver ha krav på erstatning for eventuelle tap.
Noen ganger kan en person gjøre inngrep i andres IP rettigheter fordi hun eller han ikke var klar over at det eksisterte noen rettigheter, dvs. ubevisst inngrep. Flere land har lover som beskytter slike «uskyldige inngripere» som gjør at en inngriper kan unngå å måtte betale for skade (eller bare betale et redusert beløp for skade) hvis hun/han kan vise at hun/han ikke visste om rettigheten, og ikke hadde noen grunn til å anta at det fantes en rettighet. I en del land kan merking av produkter hjelpe en rettighetshaver med å oppnå erstatning for skade/tap etter inngrep. I IP sammenheng betyr «merking» at produkter er merket med detaljer om IP rettigheter som beskytter produktet.
Patentmerking har en lang tradisjon spesielt kjenner vi det fra USA hvor produkter er merket med «US Pat. No. X,XXX,XXX», «Patent pending», «Patented» eller lignende. Patentmerking kan skape goodwill blant potensielle kunder ved å antyde at et produkt er innovativt, samtidig advarer patentmerking konkurrenter mot å lansere det samme produktet på markedet. Men er det egentlig bare fordeler å patentmerke produkter? Er det fritt frem å merke egne produkter med «Patent», «Patent pending» eller lignende?
Patentmerking er på mange måter ikke rett frem og ukomplisert. Tvert imot bør temaet patentmerking være en del av IP strategien til en virksomhet. Før man patentmerker egne eller lisensierte produkter bør man tenke nøye gjennom hvilke effekter merking kan ha for fremtidig virksomhet. Man skal også være klar over at mange jurisdiksjoner har lovreguleringer for patentmerking. Om patentmerking brukes feil kan det i verste fall kan få store konsekvenser. Man må derfor veie fordeler forbundet med merking av produkter mot potensielle risikoer, og alltid holde merkingen oppdatert.
Hvorfor bør man bruke patentmerking?
Generelt er det ingen krav om at et patentert produkt må merkes med patentnummer. Derimot kan en patenthaver (eller lisenshaver) i noen jurisdiksjoner, for eksempel i USA, Storbritannia, Australia og flere europeiske land, miste retten til full erstatning som følge av tap ved patentinngrep dersom produktet som er beskyttet av et eller flere patenter ikke er merket som patentbeskyttet. En inngriper kan påstå at han/hun ikke var klar over, og ikke hadde noen grunn til å anta, at produktet var patentbeskyttet, dvs. han/hun var i god tro ved tidspunktet for inngrepet. Størrelsen av et erstatningsbeløp vil derfor bli beregnet fra tidspunktet konkurrenten ble informert om gjeldene patentrettigheter, for eksempel via et varselbrev med krav om at inngrepet skal stoppe.
Spørsmålet om et inngrep var i god tro eller forsettlig (dvs. inngrepshandliger ble gjort til tross for kjennskap til et patent) kan påvirke størrelsen av en eventuell erstatning som følge av tap i mange andre jurisdiksjoner i tillegg til de ovennevnte. Om inngriperen faktisk visste om patentet, eller burde visst om patentet fra en viss dato kan dermed ha betydning for erstatningsbeløpet. Patentmerking er et offentlig varsel om en eksisterende rettighet, og enhver har en plikt til å undersøke slik informasjon. Man kan altså ikke bare hevde uvitenhet for å unngå ansvar for inngrepshandlinger. Patentmerking kan dermed bidra til å skyve datoen for forsettlighet tilbake i tid, og hindre potensielle inngripere i å hevde at de var uvitende og i god tro før de fikk varselbrevet.
En annen mulig fordel med at produkter er merket som patentbeskyttet er at det i noen jurisdiksjoner kan være mindre viktig å følge med og sende varselbrev til ulike konkurrenter som man tror er i ferd med å fremstille en kopi av sitt eget produkt. Dette er spesielt viktig om man har produkter i det amerikanske markedet ettersom et varselbrev kan sees på som et første skritt i en rettslig prosess. Et varselbrev i USA kan gi den påståtte inngriperen en rett til å be om en fastsettelsesdom, slik at man som patenthaver kan bli trukket inn i en rettsak i USA.
Hvordan merke patenterte produkter
Den tradisjonelle patentmerkingen innebærer at produktet eller emballasjen tydelig identifiserer ett eller flere patentnummer som beskytter produktet, f.eks. ved trykt eller påstøpt patentnummer på gjenstanden eller forpakning. Generelt gjelder patentmerking produkter, dvs. en patentert metode har i de fleste tilfeller ikke det samme kravet til patentmerking i og med at en metode er abstrakt. Om et patent beskytter både en metode og produkt eller apparat bør man vurdere å merke produktet eller apparatet.
En endring i en patentrettighet kan medføre at patentmerkingen på produkter må endres, noe som kan føre til store ekstrakostnader og logistiske utfordringer.
I de senere år har vi imidlertid sett patentmerking på produkter hvor merkingen viser til en internettside (URL) i stedet for patentnummer. Denne metoden for patentmerking kalles virtuell patentmerking (Virtual Patent Marking, VPM), og består i at man istedenfor å merke produktet med spesifikt patentnummer merker produktet med en URL til en webside med informasjon om gjeldende patentrettigheter.
Virtuell merking er foreløpig kun anerkjent i noen jurisdiksjoner, og slik merking kan dermed være forbundet med begrenset nytte dersom man ikke har patenter i disse jurisdiksjonene. En annet utfordring er at det ikke finnes noen spesifikke prosedyrer for hvordan merkingen skal gjøres, utover det som er gitt i lovverket i disse jurisdiksjonene, og som fortsatt er gjenstand for fortolkning. Viktige begrep å merke seg er at den virtuelle merkingen skal gi «constructive notice» og være «substantial consistent and continuous», som vi vil komme nærmere tilbake til under.
USA og Storbritannia har begge etablert en henvisning til virtuell merking som sidestilles med fysisk merking i sitt lovverk. Virtuell patentmerking ble vedtatt som metode for patentmerking etter amerikansk patentlov i 2013, «Patent Marking Statute» 35 U.S.C § 287(a):
“… by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice.”
I Storbritannia ble virtuell merking godkjent fra fra 1. oktober 2014 (Intellectual Property Act 2014, Part 2, Section 15):
“… a relevant internet link is a reference to an address of a posting on the internet —
(a)which is accessible to the public free of charge, and
(b)which clearly associates the product with the number of the patent.”
Det er mange fordeler med virtuell patentmerking i stedet for den tradisjonelle merkingen hvor patentnummeret fremgår på selve produktet. En webside er åpenbart mye enklere å oppdatere når det skjer endringer i en patentportefølje, enten det gjelder godkjennelse av nye patenter eller patenter som opphører, sammenlignet med fysisk merking med patentnummer på produktet.
Krav til patentmerking
For å oppfylle kravene i Patent Marking Statute i USA, eller tilsvarende vedtekter i Storbritannia, kreves det at produktet eller emballasjen tydelig identifiserer patentnummeret eller en webadresse som muliggjør at en person finner patent(er) som dekker det spesifikke produktet, dvs. merkingen skal gi «constructive notice». Dette innebærer i praksis at et produkt assosieres med et eller flere spesifikke patenter, det er altså ikke tilstrekkelig å vise til en liste av patenter, og eventuelt designregistreringer (design patent i USA) på en webside.
For virtuell merking er det flere krav som bør oppfylles rent praktisk. Erfaringsmessig har det vist seg at det er vanskelig for mange patenthavere å holde informasjonen tilgjengelig og oppdatert over tid, dvs. kravet om «substantial consistent and continuous» informasjon kan bli gjenstand for diskusjon i en eventuell inngrepssak. Slike problemer kan ofte være relatert til at man ikke har etablert gode nok rutiner for å vedlikeholde de underliggende systemene eller informasjonen på web-siden. Dersom f.eks. linken brytes ved at man bytter hjemmesideplattform og får en ny adresse, vil informasjonen ikke lenger være tilgjengelig.
Uten en nøye planlagt strategi kan man også møte problemer for eksempel i forbindelse med M&A prosesser, som ofte medfører at patenter overføres mellom eiere. Ved transaksjon av patentrettigheter er det altså viktig å sørge for at betingelsene om «constructive notice» og «substantial consistent and continuous» informasjon er oppfylt.
Om man ønsker å merke patenterte produkter, enten ved tradisjonell merking med patentnummer eller virtuell merking, er det viktig å være klar over at feilmerking kan være straffbart. Så selv om patentmerking på mange måter kan være nyttig – og nødvendig i enkelte jurisdiksjoner for å kreve høyere erstatning ved inngrep, er det viktig å sørge for at merkingen gjøres riktig med hensyn til lokale bestemmelser. I motsatt fall risikerer man straffereaksjoner som kan innebære høye bøter, eller å bli trukket inn i en rettslig prosess.
Noen jurisdiksjoner kan ha egne krav til utforming av patentmerking på produkter, dette ser vi særlig i øst-asiatiske jurisdiksjoner som blant annet Kina, Japan og Sør-Korea. Disse landene har også egne straffebestemmelser ved feil bruk av patentmerking.
Patentmerking – fordeler for konkurrenter?
Selv om man kan miste retten til høyere erstatning om man ikke har merket produkter i overensstemmelse med lovgivningen, finnes det også andre grunner til at man bør vurdere fordeler og ulemper forbundet med å merke produkter med patentnummer. Patentinformasjon er som kjent offentlig og tilgjengelig informasjon for alle, og hvem som helst kan bruke offentlig patentinformasjon til å kartlegge konkurrenters produkter. Dette krever imidlertid en viss innsats og det kan være utfordrende å skaffe seg en fullstendig oversikt. Patentmerking kan imidlertid gi konkurrenter viktig informasjon om produkter på markedet i og med at lovmessige krav til riktig patentmerking krever at produkter assosieres med spesifikt patentnummer. Dette kan være problematisk, for eksempel i et tilfelle hvor en produsent oppgraderer et produkt med ny teknologi som ikke lenger er beskyttet av patentet, men produktene ellers ser like ut. Hvis den ene produktserien er merket med patentnummer, og den andre ikke, kan det sees som en invitasjon til en «copycat» om å kopiere den serien som ikke er merket med patentnummer.
En annen potensiell fordel for konkurrenter er at patentmerking gir et innblikk i hvor bredt en patenthaver tolker sine patentkrav, spesielt i tilfeller der patentkravene ikke nødvendigvis stemmer overens med produktet på markedet.
Andre strategiske vurderinger
En webside med virtuell merking kan ha mange fordeler, selv om den ikke nødvendigvis oppfyller vilkårene for å kunne kreve full erstatning ved inngrep i USA og Storbritannia og eventuelt andre jurisdiksjoner med tilsvarende vilkår. En webside som viser en oversikt over patentrettigheter, pending patentsøknader, registrerte design og eventuelle andre immaterielle rettigheter vil vise både konkurrenter og (potensielle) samarbeidspartnere at man er innovativ og har et bevisst forhold til intellektuelle rettigheter. Dette kan i seg selv virke forebyggende mot potensielle inngrep.
Oppsummering
Før man vurderer merking av produkter bør man altså gjøre en grundig vurdering av fordeler og potensielle risikoer sett i lys av virksomhetens IP strategi.
Dersom man produserer produkter for massemarkedet og det er liten kontroll i markedet, dvs. at kundene ikke er så opptatt av hvor produktene kommer fra, kan merking ha fordeler i enkelte jurisdiksjoner.
På den annen side, hvis man opererer i et marked med mer kontroll, f.eks. ved at det kun finnes noen få store potensielle og profesjonelle kunder som vil bidra med å identifisere eventuelle inngripere på et tidlig tidspunkt, er det ikke sikkert merking har noen hensikt dersom man også tar med ulempene med merking som er beskrevet ovenfor.
Dernest må man bestemme seg for om man skal velge fysisk eller virtuell patentmerking og eventuelt i hvilke jurisdiksjoner man velger dette. Kanskje må man til og med ha ulik merking i ulike land for å få full nytte av merkingen.
Enten man velger fysisk eller virtuell patentmerking, er det viktig å ha et bevisst forhold til hvordan merkingen skal gjøres og hvordan den fungerer i hvert enkelt land. Man må også ha gode prosedyrer for å gjennomføre endringer slik at merkingen til enhver tid er oppdatert og feilmerking unngås.
For virtuell patentmerking er det i tillegg viktig å være klar over at man bør oppfylle noen forutsetninger for å sikre at merkingen skal ha den ønskede virkning dersom det oppstår en inngrepssituasjon.
Til slutt, siden regelverk og praksis på området for virtuell patentmerking fortsatt er under fortolkning, er det viktig å holde seg oppdatert på lokale reguleringer og justere om nødvendig.
Ta gjerne kontakt med oss i LIGL IP Consult for en nærmere prat om patentmerking.
Denne artikkelen skal ikke tolkes som juridisk rådgivning eller juridisk mening om spesifikke fakta eller omstendigheter. Innholdet er kun ment som genereltl informasjons, og du oppfordres til å konsultere en juridisk rådgiver med hensyn til eventuelle spesifikke juridiske spørsmål du måtte ha angående din situasjon.
Bilde av Wallace Chuck fra Pexels
NO 
EN